El Principio First Come First Served ¿es Aun Actual?

El principio “first come first served” ¿es aún actual? Parte I.

El primer caso que paso a transcribir, dice relación con un nombre de dominio genérico. Como siempre advierto, los nombres de las partes han sido reducidos a sus iniciales ya que no son esenciales para el estudio de la sentencia, en sí.
Cabe también decir que si existen errores de formato, por lo general con signos de interrogación en vez de comillas o guiones, estos provienen del sitio de Sentencias arbitrales sobre nombres de dominio NIC Chile.

Caso: avisoseconómicos.cl

TEXTO DE LA SENTENCIA:
En Santiago, a 23 de Mayo de 2006.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF05585, de 2 de enero de 2006, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don FAZF y AEdE. y Compañía, por la inscripción del nombre de dominio avisoseconómicos.cl, que rola a fojas 1.
2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.
3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.
4.- Resolución de fojas 6, de 2 de enero de 2006, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.
5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes, con fecha 2 de enero de 2006, de la resolución señalada en el número anterior.
6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 3 de enero de 2006, de los documentos referidos en los números anteriores.
7.- Copia de la comunicación enviada por correo electrónico, con fecha 3 de enero de 2006, a Nic Chile y también a las partes, mediante la cual se comunica mi aceptación a la designación de árbitro en el caso de la referencia, agregándose también copia de los documentos de fojas 6 y 7.
8.- Copia del mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fojas 11.
9.- Documentos de fojas 12 y siguientes, relativos a la personería del abogado señor FS para representar a AEdE. y Compañía, así como fotocopia de su patente profesional.
10.- Acta del comparendo realizado con fecha 23 de enero de 2006, con la asistencia de don FAZF, por sí, y de don FS, en representación de AEE. y Compañía, en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 16 y 17.
11.- Documentos de fojas 19 y siguientes consistentes en listado computacional de la base de datos de la oficina de abogados A. & Compañía, en el que se consigna la existencia de distintas marcas cuyo titular es Agustín Edwards E. y Compañía, del cual ha sido destacada la marca “EL AVISO ECONOMICO” registro Nº 605.173, de 10 de octubre de 2001, inscrita para identificar publicaciones periódicas, revistas, diarios y todos los demás artículos que correspondan a la clase 16.
12.- Documentos de fojas 31 y siguientes que corresponden a páginas del Diario Las Últimas Noticias en los que se utiliza la expresión “Avisos Económicos” y del Diario El Mercurio en las que igualmente se utiliza la expresión “Avisos Económicos”.
13.- Documento de fojas 37, consistente en un ejemplar de un impreso editado por El Mercurio destinado a promocionar su servicio de Avisos Económicos, y el de fojas 38, que corresponde a un ejemplar de un formulario promocional para la publicación de avisos destinado a jóvenes profesionales que buscan su primer trabajo o práctica profesional, lo cual les permite publicar un aviso gratuito en el Diario El Mercurio.
14.- Documentos de fojas 39 y 40, en los que consta la personería de doña HSB para representar a AEE. y Compañía.
15.- Escrito de fojas 41 y siguientes conteniendo la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por los señores AEdE. y Compañía.
16.- Documento de fojas 44 y siguientes, mediante el cual don FZF. Presenta sus argumentos de mejor derecho y acompaña documentos.
17.- Documentos de fojas 48 y siguientes, correspondientes a impreso de la información proporcionada vía Internet de Nic Chile, de los que se desprende que los señores Asesorías e Inversiones Zagal Limitada son dueños de los nombres de dominio part-time.cl, automóviles.cl y el señor FAZ es dueño de los nombres de dominio economía.cl, préstamos.cl, tarjetasdecrédito.cl y de las solicitudes en trámite del nombre de dominio avisoseconómicos.cl.
18.- Documento de fojas 54, correspondiente a impreso de la información proporcionada en la base de datos de Nic Chile en el cual consta la existencia de solicitudes eliminadas de trámite correspondiente al nombre de dominio avisoseconomicos.cl, pedidas por COPESA e ILH Technologies S.A., la cual contiene historial de anteriores y actual dueño del dominio avisoseconomicos.cl, que es Agustín Edwards E. y Compañía.
19.- Impresión de pantalla de página web www.avisoseconomicos.cl con fecha 6 de marzo de 2006, donde demuestra que no se encuentra en uso, de fojas 55.
20.- Impresión de pantalla de página web www.avisoseconómicos.cl con fecha 6 de marzo de 2006, donde se demuestra que se encuentra en uso, de fojas 56.
21.- Impresión de pantalla de dominio avisoseconomicos.cl desde Nic Chile, con fecha 6 de marzo de 2006, donde se demuestra que el dominio no tiene zona y tampoco registra información de uso, de fojas 57.
22.- Resolución de fojas 58, de 7 de marzo de 2006, en la cual se tienen por presentados los argumentos de mejor derecho y las pruebas acompañadas por la parte don FZ y se da traslado de los mismos; al tiempo que se provee la presentación de la parte de don AEE. y Compañía en el sentido que previamente deben identificarse apropiadamente los documentos acompañados y agregarse copia de los mismos en conformidad con lo establecido en el Nº 5 del acta del comparendo de 23 de enero de 2006, en el que se fijaron las normas del procedimiento, y su correspondiente notificación a las partes mediante mensaje de correo electrónico de 7 de marzo de 2006, que rola a fojas 59.
23.- Escrito de fojas 60, mediante el cual la parte de don AEE. y Compañía hace las precisiones solicitadas y acompaña las copias de los documentos para los efectos de su notificación a la parte contraria.
24.- Escrito de fojas 61, mediante el cual la defensa de AEE. Y Compañía evacua el traslado y acompaña documento, con citación.
25.- Documento de fojas 63, consistente en fotocopia del título de registro de la marca “EL AVISO ECONOMICO”, inscrita con el Nº 605.173, de propiedad de AEE. Y 3 Compañía, que identifica publicaciones periódicas, revistas, diarios y todos los demás productos que corresponden a la clase 16.
26.- Resolución de fojas 64, de 9 de marzo de 2006, mediante la cual se tiene por cumplido lo ordenado en la resolución de 7 de marzo y se provee la demanda arbitral presentada por AEE. y Compañía, dándose traslado de la misma y teniendo por acompañados los documentos respectivos; al tiempo que también se provee la última presentación de esta parte, teniendo presente lo expuesto y por acompañada la copia del documento a que hace referencia, con citación; y su respectiva notificación a las partes mediante correo electrónico de 9 de marzo de 2006, que rola a fojas 65.
27.- Escrito de fojas 70 y siguientes mediante el cual la parte de don FZF evacua el traslado y acompaña nuevos documentos.
28.- Documento de fojas 77, correspondiente a copia de la sentencia de 11 de julio de 2000 dictada por el árbitro señor PBG, en el asunto relativo al nombre de dominio avisoseconomicos.cl.
29.- Documento de fojas 80, correspondiente a impresión de la página del buscador www.google.cl en la cual se busca el término avisos económicos y aparecen aproximadamente 1.320.000 resultados con ese término.
30.- Documento de fojas 81, consistente en copia del Diario La Tercera que utiliza la expresión Clasificados Avisos Económicos y La Nación que utiliza la expresión Económicos Avisos Clasificados.
31.- Documentos de fojas 82 y siguientes, correspondientes a diversas copias de facturas de Nic Chile a los señores Asesorías e Inversiones Zagal Limitada.
32.- Documentos de fojas 86 y siguientes, correspondientes a fotocopias de la escritura pública de fecha 10 de enero de 2001 ante la Notario Yelica Jacqueline Lusic Nadal, Suplente de don Eduardo Pinto Peralta, consistente en delegación de mandato de Asesorías e Inversiones Z Limitada o Mediatek Ltda. a FAZF.
33.- Resolución de fojas 89, de 27 de marzo de 2006, mediante la cual se tiene por evacuado el traslado y por acompañados los documentos presentados por la parte don FZF y su correspondiente notificación a las partes, por mensaje dirigido por correo electrónico con fecha 27 de Marzo de 2006, que rola a fojas 90.
34.- Resolución de fojas 91, de 3 de mayo de 2006, citando a las partes a oír sentencia y su notificación por correo electrónico dirigido a las partes, de 3 de Mayo de 2006, que rola a fojas 92.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio, don FAZF, R.U.T. Nº XXXXXXX, con domicilio en MonedaXX, Oficina XX-B, Santiago y AEE. y Compañía, R.U.T. Nº XXXXXXXXXXX, con domicilio en Av. Santa María XXX, Las Condes, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre FAZF, como primer solicitante y AEE. Y Compañía, como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio avisoseconómicos.cl, y determinar a quién corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 41 y siguientes, los señores AEE. y Compañía, se fundan en los siguiente antecedentes:

Señalan que AEE. y Compañía presentó esta solicitud de nombre de dominio atendida la existencia previa de diferentes registros de la marca “AVISOS ECONOMICOS” o variaciones de la misma como son los siguientes: “EL AVISO ECONOMICO DE EL MERCURIO” registro Nº 605.173; “LOS AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO” registro Nº 645.202; “AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO” registro Nº 645.204; “AVISO ECONOMICO DE EL MERCURIO” registro Nº 645.201; “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” solicitud de renovación Nº 714.263; “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” solicitud de renovación Nº 714.264; “ECONOMICOS DE EL MERCURIO” solicitud de renovación Nº 714.265; “ECONOMICOS EL MERCURIO.CL” registro Nº 497.658; “ECONOMICOS EL MERCURIO.CL” registro Nº 497.659; “ECONOMICOS EL MERCURIO.CL” registro Nº 497.660; “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO” registro Nº 503.185; “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO” registro Nº 505.159; “AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA” registro Nº 600.499; “AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA” registro Nº 600.498; “FLASH ECONOMICO” registro Nº 703.957; “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO” registro Nº 574.908; “ECONOMICOS MAS ECONOMICOS – LAS ULTIMAS NOTICIAS” registro Nº 505.155; “ECONOMICOS MAS ECONOMICOS – LAS ULTIMAS NOTICIAS” registro Nº 628.138; “EL MERCURIO SE ARRIENDA AVISOS ECONOMICOS” registro Nº 628.137; “EL MERCURIO ECONOMICOS CLASIFICADOS PALABRA QUE VENDE MAS” registro Nº 503.294; “EL MERCURIO ECONOMICOS CLASIFICADOS PALABRA QUE VENDE MAS” registro Nº 566.318. Con ello argumentan que claramente la marca “AVISOS ECONOMICOS” es una marca registrada ya hace muchos años y que es plenamente identificada por los consumidores con AEE. y Compañía y con los avisos que publica bajo ese nombre, en diversos periódicos de circulación nacional. Además, señalan ser titulares de los nombres de dominio avisoeconómico.cl, elmercurioeconómicos.cl, avisoeconomico.cl, avisoseconomicos.cl, elmercurioeconomicos.cl. En consecuencia, argumentan que ellos únicamente han pretendido obtener protección sobre el dominio avisoseconómicos.cl ahora con tilde, puesto que sin, ya se encuentra asignado a nombre de AEE. y Compañía.

Como antecedentes de derecho hacen ver que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página.
Es así como en una página “avisoseconómicos.cl” se pretende encontrar efectivamente a la empresa que tiene la expresión “AVISOS ECONOMICOS” dentro de sus marcas, así como los productos y servicios que ofrece y no a otra empresa que preste servicios absolutamente diferentes. Es por ello que en el presente caso, los usuarios de Internet al ingresar a la red y solicitar la página www.avisoseconómicos.cl desean encontrar en ella todos los servicios que presta el Diario El Mercurio, la publicación más conocida a nivel nacional e internacional, o Las Ultimas Noticias o La Segunda.
Sostienen también que de acuerdo al derecho comparado, así como a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. También agregan que el titular de un nombre de dominio debe haberle conferido a su signo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional si es que se encuentra en conflicto con otro, para poder considerarse que tiene un mejor derecho a éste.
Hacen ver que la asignación del dominio avisoseconómicos.cl al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la normativa marcaria vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la Reglamentación de Nic Chile aplicables en esta materia.

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IV.- Que en su presentación de fojas 44, la parte de don FZF., argumenta que como primer solicitante tiene derecho a que se aplique el principio First come, first served en el cual se funda la normativa de los nombres de dominio.
Agrega que si bien AEE. y Compañía es propietaria actualmente del domino avisoseconomicos.cl, este dominio anteriormente perteneció a otros cuatro titulares, el cual, además, se encuentra actualmente sin uso dado que no existe página web alguna levantada o redireccionada, ni desde ni hacia el dominio avisoseconomicos.cl, por lo que no existe la condición de querer engañar, vulnerar las normas sobre abuso de publicidad o aprovecharse de una marca de prestigio atrayendo visitantes a un sitio que hoy no existe.
Señalan que son dueños de los dominios economía.cl, tarjetasdecrédito.cl, préstamos.cl, automóviles.cl, y part-time.cl y el dominio avisoseconómicos.cl es parte de su estrategia global que pretende realizar un portal de avisos para cubrir con ella todos los aspectos de un usuario de Internet en el ámbito económico y comercial necesita utilizando para ello vocablos genéricos de fácil recordación.
Agregan que jamás ha existido mala fe en la solicitud del dominio en disputa y que el hecho de quizá existir una marca con similitudes no excluye la posibilidad de registrar un nombre de dominio que presenta caracteres similares o idénticos, toda vez que el registro de marcas y propiedad intelectual no permite la inscripción de marcas o nombres genéricos existiendo como antecedentes un sinnúmero de inscripciones que anteceden y suceden al término avisos económicos y que no necesariamente son propiedad del segundo solicitante.
Que el segundo solicitante, AEE. y Compañía, al igual que el mismo, no es titular de ningún registro de marca genérica o de la expresión “avisoseconómicos” por sí sola y que por lo tanto ninguna de las partes en conflicto goza de un derecho preferente sobre la expresión “avisoseconómicos.cl”

V.- Que en su escrito de fojas 61, la parte de AEE. y Compañía, evacuando el traslado conferido, con respecto a la presentación del primer solicitante, señala en primer lugar que cabe señalar que el principio First come, first served, únicamente se aplica cuando el segundo solicitante no ha acreditado un mejor derecho al dominio pedido. En el presente caso, claramente ello no ha sucedido, puesto que sus mandantes con los documentos acompañados y con las marcas que tiene registrada a su nombre, sin lugar a dudas ha acreditado tener un mejor derecho al dominio mencionado.
Asimismo, el hecho de que AEE. y Compañía es asignatario del dominio avisoseconomicos.cl y que éste perteneció anteriormente a otras empresas no tiene relevancia alguna para el presente caso, puesto que finalmente a ellos les logró ser asignado el dominio que les correspondía. Del mismo modo, el hecho que el dominio avisoseconomicos.cl, cuya resolución no está en conflicto en el presente caso, no se encuentre en uso, no tiene importancia alguna tampoco para que se asigne o no un nombre de dominio a una determinada parte. Hacen ver, además, que el señor Z menciona que es asignatario o “dueño” de diversos dominios, los cuales en primer lugar no se encuentran todos a su nombre, ya que únicamente dos de ellos se encuentran a su nombre, como son tarjetasdecrédito.cl y préstamos.cl y no así los demás que pertenecen a una persona jurídica distinta. De tales dominios ninguno se encuentra activo y únicamente el dominio part-time.cl tiene una primera página que menciona los restantes dominios de los cuales es asignatario el señor Z.

Agregan, además, que la parte del Sr. Z señala que utiliza el dominio avisoseconómicos.cl y anuncia en él su proyecto de empresa. La verdad es que la página no se encuentra construida y el hecho de que únicamente figure una primera página no es señal de utilización como normalmente se puede dar en otras páginas de Internet. Además, como primer solicitante, puede tener una página completamente diseñada y en uso, pero ello no le da un mejor derecho al dominio que solicita, y menos cuando hay otra parte que tiene otros dominios similares que se asocian con sus consumidores.
Agregan, además, que en el caso de autos no se trata de la inscripción de un término genérico, sino de una expresión acuñada por los señores AEE. y Compañía y conocida en el mercado.
Hacen referencia que los señores AEE. y Compañía son titulares del registro “EL AVISO ECONOMICO” con el Nº 605.173, renovación del registro anterior Nº 371.378, a su vez renovación del registro Nº 240.061 de 1981.
Dado lo anterior, no es efectivo lo aseverado por el primer solicitante en el sentido de que esta parte no es titular de ningún registro que incluye la expresión AVISOS ECONOMICOS por sí solo. Agregan que “cabe señalar que hay muchos nombres que no son genéricos en un momento y que pasan a serlo por el uso que se les va dando por el público en general, como ha ocurrido con la marca JEEP o la marca CONFORT, pero no por ello pasan a tener el carácter genérico que permita que terceros se apropien de ellas”.
Concluyen argumentando que en todo caso, hay que tener presente que el segundo solicitante ya es asignatario del dominio avisoseconomicos.cl y, por consiguiente, la asignación del dominio avisoseconómicos.cl a un tercero, provocaría claramente confusiones entre los consumidores en relación a los servicios o a la procedencia de los mismos.

VI.- En su presentación de fojas 70 y siguientes, don FZF evacua el traslado que le fue conferido en autos respecto a la presentación efectuada por el segundo solicitante hace ver que aceptando lo que se señala en el sentido que el principio First come, first served se aplica cuando el segundo solicitante no ha acreditado un mejor derecho al dominio solicitado, estima que en este caso, y ante un dominio de tipo genérico como lo es avisoseconómicos.cl, no debería existir oposición o fundamento que demuestre que el segundo solicitante posee mejores derechos por lo siguiente:
Si bien la contraparte señala una cantidad importante de registros de marcas a su nombre en las cuales aparecen las palabras aviso, avisos, económico y económicos en forma conjunta e independiente, éstas siempre aparecen acompañadas de otras palabras o términos que diferencian claramente el término en disputa, pues se refieren a una marca superior o indican el término avisos económicos como una mera cualidad o referencia aludiendo claramente a empresas como El Mercurio, La Segunda y Las Ultimas Noticias.
Reiteran que la palabra avisoseconómicos en el medio escrito y publicitario no es de su uso exclusivo sino un término genérico utilizado por cualquier tipo de medio que requiera señalar avisos de bajo costo, avisos económicos, comerciales, de empleo e indicadores económicos y financieros entre otros, no siendo los periódicos o publicaciones de don AEE. y Compañía los únicos que circulan en el país que incluyen dicho término y que, sin embargo, conviven sanamente en virtud de una libre competencia, libre mercado, libertad de opinión y de informar a su público lector o visitante en un medio como Internet, en el cual prima la libertad de opinión y de información a gusto del visitante.
Agregan que una prueba de ello es tan simple como buscar el término “avisos económicos” en un buscador como Google para comprobar que en ella existe alrededor de 1.320.000 resultado al buscar dicho término, y que si bien aparece El Mercurio, también aparecen otras empresas como el periódico El Rastro y Datos Sur, dominios que no tienen directa relación con dicha publicación, más aún en ninguno de los casos aparece el dominio avisoseconomicos.cl direccionado a La Segunda o Las Ultimas Noticias.
En el mismo sentido, agregan también publicaciones del Diario La Tercera y del Diario La Nación, en los cuales se aprecia la utilización de términos tales como económicos, avisos clasificados y avisos económicos, lo cual demuestra que dicha expresión no es una exclusividad, invención o término acuñado de muchos años propia de don AEE. y Compañía, sino un término genérico, propio de un tipo de información pública.
En lo demás, refuerza los argumentos ya entregados en su presentación original.

VII.- Que como se ha dicho la materia de este juicio corresponde a determinar cuál de las partes tiene el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en conflicto; debiendo entenderse que tal “mejor derecho” consiste en la existencia de derechos, situaciones, o antecedentes preexistentes a la presentación de las solicitudes competitivas del nombre de dominio en disputa, que justifiquen o expliquen las motivaciones o antecedentes que tuvieron en vista las partes para solicitar el nombre de dominio en cuestión.

VIII.- Que con los documentos de fojas 19 a 30, ambas inclusive, no objetados por la parte contraria, se tiene por acreditado que los señores AEE. y Compañía son dueños de las marcas comerciales: “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” Registro Nº 457.747; “ECONOMICOS DE EL MERCURIO” Registro Nº 457.749; “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” Registro Nº 457.748; “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” Sol. de ren. Nº 714.264; “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” Solicitud de renovación Nº 714.263; “ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO” Solicitud de renovación Nº 714.265; “EL AVISO ECONOMICO” Registro Nº 605.173; “ECONOMICOS MAS ECONOMICOS – LAS ULTIMAS NOTICIAS” Registro Nº 628.138; “ECONOMICOS MAS ECONOMICOS – LAS ULTIMAS NOTICIAS” Registro Nº 628.137; “AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO” Registro Nº 645.204; “LOS AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO” Registro Nº 645.202; “AVISO ECONOMICO DE EL MERCURIO” Registro Nº 645.201; “ECONOMICOS.MERCURIO.CL”Registro Nº 497.658; “ECONOMICOS.MERCURIO.CL” Registro Nº 497.659; “ECONOMICOS.MERCURIO.CL” Registro Nº 497.660; “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO” Registro Nº 503.185; “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO” Registro Nº 505.159; “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO” Registro Nº 505.155; “AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA” Registro Nº 600.499; “AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA” Registro Nº 600.498; “EL MERCURIO SE ARRIENDA AVISOS ECONOMICOS” Registro Nº 503.294; “EL MERCURIO ECONOMICOS CLASIFICADOS PALABRA QUE VENDE MAS” Registro Nº 566.318; “FLASH ECONOMICO” Registro Nº 703.957; “EL AVISO ECONOMICO DE EL MERCURIO” Registro Nº 645.200.

IX.- Que con los documentos de fojas 31 a 38, se tiene por acreditado que los señores AEE. y Compañía utilizan comercialmente la expresión “AVISOS ECONOMICOS”, en forma reiterada y permanente, mediante su publicación en los diarios Las Ultimas Noticias y El Mercurio.

X.- Que al no haber sido controvertida por la parte contraria, se tendrá por efectiva la afirmación de los señores AEE. y Compañía de ser ellos titulares de los nombres de dominio avisoeconómico.cl, elmercurioeconómicos.cl, avisoeconomico.cl, avisoseconomicos.cl y elmercurioeconomicos.cl.

XI.- Que en lo tocante a la prueba rendida por la parte de don FAZF, con los documentos de fojas 49, 51 y 52, se tendrá por acreditado que es titular de los nombres de dominio economía.cl, préstamos.cl y tarjetasdecrédito.cl y que los señores Asesorías e Inversiones Z Limitada, que no son partes en este juicio, son titulares del nombre de dominio automóviles.cl.
La prueba adicional rendida por el primer solicitante acredita, con el documento de fojas 54, la historia del dominio avisoseconomicos.cl, actualmente de propiedad de los señores AEE. y Compañía, así como que éste no se encuentra actualmente en uso, como se desprende del documento de fojas 57.

Igualmente, con el documento de fojas 80 se acredita que el buscador Google muestra una gran cantidad de respuestas a la consulta sobre “avisos económicos”, y con el documento de fojas 81 se acredita que el diario La Tercera utiliza la expresión “LA TERCERA CLASIFICADOS AVISOS ECONOMICOS” y el diario La Nación, la expresión “ECONÓMICOS AVISOS CLASIFICADOS LA NACIÓN”.

XII.- Del análisis de la prueba rendida se desprende que la parte de don FAZF no ha acreditado tener ninguna relación preexistente con marcas, nombres de dominio, u otros elementos que directa o indirectamente se relacionen o vinculen con la expresión “avisos económicos”. Sólo ha argumentado, sin acreditarlo de forma alguna, tener interés en desarrollar un portal de avisos, que cubra todos los aspectos que un usuario de Internet en el ámbito económico y comercial necesita, para lo cual señala poseer los nombres de dominio tarjetasdecrédito.cl, préstamos.cl y automóviles.cl, lo cual resulta bastante pobre como para pensar en la existencia efectiva de un proyecto sustentable.

Como se ha dicho, la parte del señor Z no ha acreditado la existencia de una actividad previa al respecto, todo lo cual hace pensar que simplemente ha aprovechado el desarrollo tecnológico de Nic Chile que en un momento dado permite solicitar como nombres de dominio palabras con tilde, lo que antes era imposible por razones técnicas; todo lo cual constituye el aprovechamiento de una oportunidad comercial, pero no acredita la existencia de derechos preexistentes.

XIII.- Que la parte de los señores AEE. y Compañía ha demostrado ser titulares de la marca “EL AVISO ECONOMICO”, cuya data original se remonta al año 1981, así como de otras marcas comerciales registradas que contienen las expresiones “Avisos Económicos”, como así mismo los nombres de dominio avisoeconómico.cl; avisoeconomico.cl y avisoseconomicos.cl, todos los cuales guardan una íntima relación con el nombre de dominio en disputa, toda vez que los segundos solicitantes son titulares de la misma expresión en singular con y sin acento, y de la idéntica expresión solicitada en estos autos, pero sin tilde.
Igualmente, han demostrado hacer un uso comercial permanente y sistemático de la expresión “avisos económicos”; uso que reviste el carácter de notoriedad, permanencia y seriedad que se requiere como para justificar que constituye un mejor derecho preexistente.

XIV.- Que la Reglamentación de Nic Chile no contiene normas que obliguen al uso de un nombre de dominio, como condición para que éste sea asignado o dicha asignación renovada en su oportunidad; razón por la cual carecen de fundamento las alegaciones en torno a que el nombre de dominio avisoseconomicos.cl, no se encuentre actualmente en uso. Adicionalmente, el argumento dado por el primer solicitante en orden a que el hecho de que el nombre de dominio avisoseconomicos.cl no se encuentre en uso, acredita su buena fe para solicitar el nombre de dominio avisoseconómicos.cl, no resulta atendible, dado el profuso uso comercial que el segundo solicitante hace de la expresión “avisos económicos”, en sus publicaciones diarias.

XV.- Que también deben ser rechazadas las alegaciones del primer solicitante en orden a que el nombre de dominio avisoseconomicos.cl tuvo diversos titulares con anterioridad a su asignación actual a nombre del segundo solicitante. La historia de ese nombre de dominio no es materia de este proceso y el solo hecho de que haya tenido otros titulares anteriores, sin mayores antecedentes, no permite sacar ninguna conclusión relevante para este proceso, salvo aquella que se refiere a quien es su actual titular.

XVI.- Que el argumento del primer solicitante en orden a que la expresión “avisos económicos” es un término genérico sobre el cual no puede haber derechos preferentes ni fundarse un mejor derecho, se encuentra desvirtuada por la prueba acompañada por el segundo solicitante en la cual se acredita el uso comercial notorio de la expresión, la propiedad sobre diversas marcas comerciales que contienen la expresión, y la titularidad de nombres de dominio casi idénticos, uno de los cuales corresponde al mismo nombre solo que sin acento.

XVII.- Que el grado de semejanza entre el nombre de dominio avisoseconomicos.cl y el nombre de dominio avisoseconómicos.cl es tan determinante, así como el parecido de éste último con los nombres de dominio avisoeconómico.cl y avisoeconomico.cl que se hace lugar a la alegación formulada por la defensa de la parte de AEE. Y Compañía en el sentido de que la pertenencia del nombre de dominio avisoseconómicos.cl a nombre de un titular distinto del que posee los nombres de dominio avisoseconomicos.cl y avisoeconómico.cl y avisoeconomico.cl, se prestaría a todo tipo de errores y confusiones, resultando altamente inconveniente dar sustento a esa posibilidad.

XVIII.- Que en virtud de lo expuesto se estima que la parte de don AEE. Y Compañía tiene un mejor derecho sobre la expresión avisoseconómicos.cl, por ser también titular de los nombres de dominio avisoseconomicos.cl; avisoeconomico.cl y avisoeconómico.cl; por hacer un uso comercial notorio de la expresión avisos económicos y por tener distintas marcas comerciales registradas que contienen dicha expresión; frente a la situación del primer solicitante, cuya primera vinculación con la expresión en disputa ha sido la presentación de la solicitud que motiva este juicio, sin haber acreditado tener ninguna relación preexistente con expresiones que directa o indirectamente hagan alusión al nombre de dominio en disputa.

XIX.- Que existiendo claramente un derecho preexistente, no corresponde aplicar el principio que otorga preferencia al primer solicitante, puesto que éste se aplica exclusivamente en el caso de que ninguna de las partes tenga derechos preexistentes sobre el nombre de dominio en cuestión, en cuyo caso correspondería asignar en forma definitiva el nombre de dominio al primer solicitante.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio avisoseconómicos.cl pedida por el señor FAZF.
II.- Aceptar la solicitud de AEE. y Compañía, R.U.T. Nº XXX, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio avisoseconómicos.cl

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Santiago, 23 de Mayo de 2006.

En resumen y como es posible concluir de los fallos anteriores, ha habido un cambio en la jurisprudencia nacional chilena.
El primer solicitante de un nombre de dominio en disputa debe tener un interés real y directo sobre el mismo no bastando el “principio first come first served” para liberarlo de acreditar las razones que acreditan el supuesto «mejor derecho».