Isantacruz.cl Sentencia Arbitral Sobre Nombre De Dominio.

La coexistencia pacífica de registros marcarios de diversas clases del Clasificador Marcario que se da en el mundo real debe acogerse y plasmarse también en el mundo virtual.

En Santiago a 11 Enero de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio isantacruz.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.
Son parte en autos, Primer Solicitante FISCALIA GRUPO EMPRESAS CARDOEN (INMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A.) domiciliados en Exequiel Fernández Nº 3397, Macul, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante SOC CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA., domiciliados en Fidel Oteiza Nº 1941, Of. 601, Providencia, Santiago.
Fuente: Sentencias arbitrales de NIC Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 20 de Agosto de 2012, se recibió en mi oficina Oficio Nº 16656 materia solicita arbitraje dominio isantacruz.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 24 de Agosto de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 05 de Septiembre 2012, a las 13:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Con fecha 03 de Septiembre de 2012, se envió correo electrónico a las partes por cambio de día y hora, en la correspondiente audiencia fijándose para el día 06 de Septiembre de 2012 a las 15:30 Hrs.

4. Que con fecha 06 de Septiembre de 2012, siendo las 15:45 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante FISCALIA GRUPO EMPRESAS CARDOEN (INMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A.), quienes confieren poder al abogado don Eduardo Humberto Jiménez Figueroa; y con la asistencia del Segundo Solicitante SOC CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA., por quienes comparece como agente oficioso el abogado Oscar Rodríguez; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC. Se cuenta con la presencia de ambos solicitantes, quienes conversan y llamadas a conciliación no se produce acuerdo.

5. Que con fecha 02 de Octubre de 2012 y dentro del plazo de 15 días se presentaron argumentos de mejor derecho tanto del Primer Solicitante, así como del Segundo Solicitante.

6. Que con fecha 05 de Octubre de 2012 a escrito presentado por el Primer Solicitante se resuelve:

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A lo principal: por presentada demanda de mejor derecho,

PRIMER OTROSI: por acompañados documentos con citación,

SEGUNDO OTROSI: Téngase presente.

7. Que a presentación del Segundo Solicitante se resuelve:
A lo principal: por ratificado lo obrado,
PRIMER OTROSI: por presentada demanda arbitral,
SEGUNDO OTROSI: por acompañados los documentos con citación,
TERCER OTROSI: a lugar a inspección solicitada la cual será practicada directamente por el tribunal arbitral y notificado a las partes su resultado. CUARTO OTROSI: se tienen presente. De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, se da inicio a un plazo de 10 días hables para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas.

8. En Santiago a 22 de octubre de 2012, y dentro de plazo de 10 días, se recibieron observaciones y comentarios a los escritos y pruebas de parte del Primer Solicitante, a lo que con fecha 25 de octubre de 2012 se resuelve. A lo principal: por presentadas observaciones a la solicitud de dominio, EN EL OTROSI: se tienen presente, solicitud de inspección personal. Se deja constancia de la no presentación de documentos por parte del Segundo Solicitante. De acuerdo con el punto Nº 4 fijado en las normas del procedimiento, se cita a las partes a oir sentencia.

9. Que con fecha 25 de Octubre de 2012, se recibió escrito, se tenga presente de parte del Segundo Solicitante. Con fecha 05 de Noviembre de 2012, se resuelve téngase presente, sin perjuicio de resolución que cita a oir sentencia de esta misma fecha.

10. A 31 de Noviembre de 2012, se recibió escrito, A lo principal: se tenga Presente; OTROSÍ: solicita lo que se indica, de parte del Segundo Solicitante SOC CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA. A lo que se resuelve téngase presente, y agregado correo electrónico para notificación, lo anterior sin perjuicio de resolución que cita a oir sentencia de fecha 25 de Octubre de 2012.

11. Que las partes solicitaron al árbitro como medida para mejor resolver la inspección personal del tribunal de varios sitios web de su interés. Específicamente: www.santacruz.cl, www.isantacruz.cl, www.inmobiliariasantacruz.cl, www.santacruzinmobiliaria.cl, y www.scsc.cl.

12. Que la inspección personal del tribunal a los sitios web indicados se efectuó con fecha 26 de noviembre del 2012 y se dictó resolución y acta que consta en autos.

13. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. El grupo Empresas Cardoen (GEC) nació en 1977, gracias al espíritu emprendedor de su presidente y fundador don Carlos Cardoen Cornejo, quien desde sus inicios ha dado un sello diferenciador, con un profundo componente de innovación en la creación de productos y servicios. Desde sus inicios en GEC ha participado en diferentes industrias.

II. En lo relativo a INMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A., su propiedad pertenece en conjunto a las sociedades INVERSIONES CARDOEN SpA, rol único tributario número 96.582.590-8; e ÍNVERSIONES LAGO VICHUQUEN S.A., rol único tributario número 96.609.580-6, estando don Carlos Cardoen Cornejo ligado directamente a ambas sociedades.

III. El dominio isantacruz.cl corresponde a un acrónimo formado por la unión de los elementos que conforman la razón social de la solicitante INMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A.

IV. Sobre el término Santa Cruz, cabe señalar que don Carlos Cardoen Cornejo y su actividad empresarial en Santa Cruz constituye un hecho público y notorio, siento ampliamente reconocida la contribución de su fundador al desarrollo de la Sexta Región.

V. El grupo de empresas Cardoen, consciente de su raigambre y de su reconocimiento por parte del público general, por medio de distintas sociedades, es titular entre otros de los siguientes registros marcarios y de nombres de dominio:

 SANTA CRUZ, denominativa, clase 43, Registro 882912, titular Inversiones Cardoen S.A.
 SANTA CRUZ, denominativa, clase 33, Registro 624293, titular Viña Santa Cruz S.A.
 SANTA CRUZ, denominativa, clase 6 y 26, Registro 639513, titular Fundación Cardoen.
 SANTA CRUZ, denominativa, clase 33, Registro 819205, titular Viña Santa Cruz S.A.
 SANTA CRUZ, denominativa, clase 35, Registro 819206, titular Viña Santa Cruz S.A.
 SANTA CRUZ PLAZA, denominativa, clase 43, Registro 876434, titular Inversiones Cardoen SpA.
 PLATEROS DE SANTA CRUZ, denominativa, clases 8, 9, 15, 18, 20, 21, 28 y 34, Registro 630764, titular Fundación Cardoen.
 SANTA CRUZ PLAZA VIAJAR LA TIERRA, Frase de Propaganda, clase 42, Registro 771222, titular Inversiones Cardoen SpA.
 SANTA CRUZ PLAZA VINO, CULTURA Y TRADICION, Frase de Propaganda, clase 42, Registro 771223, titular Inversiones Cardoen SpA.

Dominio Titular
santacruz.cl Cardoen y Compañía S.A.
hotelsantacruzplaza.cl Hotel Santa Cruz Plaza S.A.
hetelsantacruz.cl Hotel Santa Cruz Plaza S.A
casinosantacruz.cl Casino de Colchagua Sociedad Anónima
santacruzvinos.cl Viña Santa Cruz S.A.
vinasantacruz.cl Inversiones Cardoen SpA

VI. En virtud de lo expuesto y considerando que los antecedentes, derechos y registros señalados en lo precedente son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a mi representada respecto del nombre de dominio en disputa pues a nivel de Grupo Empresarial, le asiste la titularidad de marcas comerciales y nombres de dominio que amparan la solicitud de registro del nombre de dominio isantacruz.cl, considerando además que es parte de la razón social y nombre comercial de Inmobiliaria Santa Cruz S.A.
VII. Se tienen por acompañados los siguientes documentos:
1. Copia de publicación electrónica titulada “Cámara Nacional de Comercio entregará Premios Diego portales 2006”. De fecha 213 de Mayo de 2006;
2. Copia de publicación electrónica titulada “Carlos Cardoen gana Premio a lo Chileno 2006” de fecha 23 de Agosto de 2006, disponible en https://www.uchile.cl/noticias/28326/carlos-cardoengana-premio-a-lo-chileno-2006.;
3. Copia de publicación electrónica titulada “Condecoración a Carlos Cardoen Cornejo” de fecha 22 de Noviembre de 2008, disponible en https://www.clubgilletelier.cl/eventos-y-noticias-ano-2008/item/41-condecoraci%C3%B3n-a-carlos-cardoen-cornejo.html;
4. Copia de inscripción de la sociedad Inmobiliaria Santa Cruz Limitada, hoy Inmobiliaria Santa Cruz S.A., a fojas 20282 número 10118 del Registro de Comercio de Santiago del año 1990, con constancia de sus notas marginales y certificado de vigencia al día 15 de mayo de 2012;
5. Certificado suscrito por don Diego Cardoen Délano en el cual se deja constancia de los accionistas de INMOBILIARIA SANTA CRUZ S.A. al día 02 de octubre de 2012.
14. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:
I. El concepto marcario “SANTA CRUZ®” es de propiedad de mi cliente, como se infiere de los siguientes registros marcarios, a saber:
 Registro N° 877.595, para la marca comercial “SANTA CRUZ®”, incluye servicios de ejecución de toda clase de obras de ingeniería, construcción y modificación, privilegio otorgado con fecha 21 de octubre del 2009.
 Registro N° 673.843, para la marca comercial “SANTA CRUZ®”, incluye servicios de asesores para la organización y dirección de negocios e informes de negocios, agencias de informaciones comerciales, servicios de investigación y búsqueda de mercados, servicios de importación y exportación, clase 35; incluye servicios de finanzas, inversión de capitales y de fondos; servicios de gerencia de inmuebles y gerencia de bienes inmuebles, tasaciones inmobiliarias; agencias de alquiler de propiedades inmobiliarias; agencias inmobiliarias; alquiler de explotaciones agrícolas, clase 36.

II. De esta manera sostenemos, a prima facie, que nuestro cliente tiene un mejor derecho sobre la expresión solicitada por nuestra contraparte, por cuanto, está contenida la marca comercial en el nombre de dominio en cuestión.
III. Más aún la propiedad plena que tiene nuestro cliente sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a razón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio.
IV. Es menester señalar que nuestro poderdante además de las marcas comerciales, tiene inscrito los siguientes nombres de dominios en la extensión punto CL, a saber:
 santacruzinmobiliaria
V. La sociedad Constructora Santa Cruz Ltda., fue constituida en el año 1989. Desde sus inicios se ha caracterizado por desarrollar sus propios proyectos a través de Aldebarán Desarrollos Inmobiliarios, inmobiliaria fundada por los mismos socios y, en el mismo año.
VI. De acuerdo a lo anterior, sostenemos que quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es nuestro mandante por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP.
VII. Se tienen por acompañados los siguientes documentos:
1. Copias simples de registros marcarios citados en el cuerpo del escrito.
2. Copias simples de nombres de dominio citados en el cuerpo del escrito.
3. Diferente publicidad obtenida del sitio scscl.cl.
4. Fotocopia del poder especial por medio del cual el Estudio Federico Villaseca actúa en este proceso en representación de Sociedad Constructora Santa Cruz Limitada.
VIII. Solicitamos a VS. Arbitral, una inspección personal en la página Web scscl.cl para que se levante una acta, constatando los hechos observados en la página.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado isantacruz.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.
2. Que es un hecho que tanto el Primer Solicitante como el Segundo Solicitante han acreditado en autos ser titulares de marcas SANTA CRUZ cubriendo diferentes clases del Clasificador Marcario. En el caso del Primer Solicitante su vinculación con las marcas registradas citadas en autos proviene del hecho que solicitante del dominio, Inmobiliaria Santa Cruz S.A., está constituida por los accionistas Inversiones Cardoen SpA entro otros, quien a su vez titular de varias de las marcas Santa Cruz y similares invocadas en autos, lo cual consta de los documentos acompañados en autos por dicho solicitante.
3. Que las marcas registradas del Primer Solicitante tales como SANTA CRUZ, SANTA CRUZ PLAZA, PLATEROS SANTA CRUZ, y otra similares se encuentran en clases tales como la 33 que cubre vinos y alcoholes, 35 para servicios de ventas de vino y licores en línea entre otros, Establecimiento industrial para varios productos, clase 42 para servicios de bar y restaurante, y clase 43 para bar y restaurante. Que en consecuencias los rubros, productos y servicios cubiertos por las marcas del Primer Solicitante no cubren ni tienen relación alguna con el rubro o servicio de inmobiliaria, palabra que sin embargo está incluida en el nombre de dominio solicitado, y rubro y servicios para los cuales el Primer Solicitante indica desea utilizar el nombre de dominio isantacruz.cl.
4. Que unido a lo anterior las marcas registradas del Primer Solicitante se encuentran a nombre de diferentes titulares como: Viña Santa Cruz S.A., Fundación Cardoen, Inversiones Cardoen S.A. y finalmente Inversiones Cardoen Spa. Ninguna de las marcas citadas en las clases indicadas pertenece a Inmobiliaria Santa Cruz S.A, y la relación más cercana que como grupo empresarial pudiera aceptarse en la causa consiste en que Inversiones Cardoen Spa como se ha señalado es una de las accionistas de Inmobiliaria Santa Cruz S.A. y dicha Spa es titular por ejemplo de las marcas Santa Cruz Plaza en clase 43 para servicios de bar y restaurante entre otros. Que por lo tanto no hay una titularidad directa de las marcas Santa Cruz por parte de Inmobiliaria Santa Cruz, y que la titularidad marcaria indicada a través de la sociedad Spa accionista del Primer Solicitante, es en la clase 43 citada, clase que no tiene relación con servicios inmobiliarios. Que unido a lo anterior el dominio santacruz.cl se encuentra registrado ante NIC Chile por Cardoen y Compañía S.A., empresa que no es sin embargo la Primera Solicitante, cuya razón social es Inmobiliaria Santa Cruz S.A.
5. Que en el ámbito de la razón social y atributos de la personalidad, consta de los antecedentes de autos que el primer solicitante estableció su sociedad con el nombre de Inmobiliaria Santa Cruz S.A., en el año 1990 según Certificado del CBRS que rola en autos. Que también consta en autos de prueba rendida por el Segundo Solicitante que su representado estableció la Sociedad Constructora Santa Cruz Ltda en el año 1989, por lo cual el Primer Solicitante es anterior.
6. Que junto a lo expuesto, el Segundo Solicitante es titular de las marcas registradas que cubren tales servicios en las clases 35, 36, y 37 del Clasificador Marcario según transcribimos: Registro N° 877.595, para la marca comercial “SANTA CRUZ®”, incluye servicios de ejecución de toda clase de obras de ingeniería, construcción y modificación, privilegio otorgado con fecha 21 de octubre del 2009.
Registro N° 673.843, para la marca comercial “SANTA CRUZ®”, incluye servicios de asesores para la organización y dirección de negocios e informes de negocios, agencias de informaciones comerciales, servicios de investigación y búsqueda de mercados, servicios de importación y exportación, clase 35; incluye servicios de finanzas, inversión de capitales y de fondos; servicios de gerencia de inmuebles y gerencia de bienes inmuebles, tasaciones inmobiliarias; agencias de alquiler de propiedades inmobiliarias; agencias inmobiliarias; alquiler de explotaciones agrícolas, clase 36
7. Que además el Primer Solicitante es también titular de los dominios santacruzinmobiliaria.cl e inmobiliariasancruz.cl
8. Que el Segundo Solicitante también acompañó en sus escritos prueba de existencia de sus servicios de inmobiliaria, según consta de copias de sus sitio web, en donde aparece el ícono INMOBILIARIA junto a otros como Empresa, proyectos realizados, y Trabaje con nosotros.
9. Que al analizar las circunstancias expuestas puede comprobarse que el Primer Solicitante no es titular directo de las marcas Santa Cruz invocadas ni del dominio santacruz.cl y además las marcas invocadas con la palabra Santa Cruz de titularidad de diversas empresas del grupo, no tienen una cobertura que tenga ni siquiera cierta relación con el giro para el cual se intenta usar el dominio isantacruz.cl que cubre inmobiliaria que agruparía a los inmuebles y recintos del Primer Solicitante. Que además la razón social del Primer Solicitante con la expresión Santa Cruz es posterior a la del Segundo Solicitante, quien con anterioridad, desde 1989, cuenta con un giro y servicios para constructora e inmobiliaria y cuenta además con registros marcarios válidamente adquiridos y otorgados por el Estado de Chile bajo su dominio y propiedad en las clases marcarias correspondientes a estos rubros, lo cual según la ley 19.039 le otorga el privilegio exclusivo para usar la marca SANTA CRUZ en dichas clases.
10. Que los registros marcarios del Segundo Solicitante en clases para constructora y diversos servicios de inmobiliaria ya coexisten pacíficamente y por varios años con aquellos del grupo de empresas del Primer Solicitante quien los posee en rubros como vinos, restaurantes y relacionados, y se trata de rubros distintos y no relacionados y de distintas clases del Clasificador Marcario.
11. Que en adición el Segundo Solicitante ya es titular de los nombres de dominio santacruzinmobiliaria.cl y inmobiliariasancruz.cl, y el nombre isantacruz.cl en disputa es una derivación o variante de estos.
12. Que la coexistencia pacífica de registros marcarios de diversas clases del Clasificador Marcario que se da en el mundo real debe acogerse y plasmarse también en el mundo virtual. Es así como el Primer Solicitante debe utilizar sus marcas en Internet dentro de los rubros que la ley de marcas le ha conferido o incluso en otros rubros en los cuales no exista un derecho marcario concedido a un tercero, y así sería muy legítimo que pueda solicitar y usar nombres de dominio como vinosantacruz.cl, viñasantacruz.cl, restaurantesantacruz.cl, relacionados a los rubros, productos y servicios para los cuales dicho grupo posee marcas comerciales.
13. Que al contrario no existe derecho marcario alguno ni indicio de este, en clase relacionada alguna en autos en que se la haya otorgado al Primer Solicitante ni a su grupo por parte del Estado de Chile derechos marcarios en el rubro constructora e inmobiliaria, rubro y servicios en los cuales el Estado de Chile si le ha otorgado derechos marcarios exclusivos válidamente al Segundo Solicitante, quien además es titular previo de la razón social Constructora Santa Cruz, usa la marca Santa Cruz en dichos rubros, y es titular de los dominios santacruzinmobiliaria.cl e inmobiliariasancruz.cl, de los cuales isantacruz es una derivación o variante.
14. Que en consecuencia, por las razones expresadas, a juicio de este árbitro, es el Segundo Solicitante quien ha probado su mejor derecho sobre el dominio en disputa isantacruz.cl. Que de otorgarse dicho dominio al Primer Solicitante y su grupo, quienes en el mundo real tienen sus marcas en otros rubros no relacionados, se produciría una confusión en el público consumidor y usuarios de la Internet, puesto que es el Segundo Solicitante quien tiene los derechos marcarios en el rubro inmobiliario, quien trabaja y usa la marca en ese rubro y quien posee nombres de dominio similares. Que frente a derechos ya preestablecidos, otorgados por el Estado de Chile, que dirimen con toda claridad cuales son los productos, servicios y rubros sobre los cuales cada uno de los solicitantes goza de exclusividad garantizada por la Ley y la Constitución, y que los rubros de construcción e inmobiliaria son garantizados y amparados por las marcas comerciales Santa Cruz de titularidad del Segundo Solicitante, además de las otras razones expuestas, corresponde a este juez árbitro reconocer tal situación jurídica, y en consecuencia el mejor derecho del Segundo solicitante.
15. Que, en este caso existe un derecho marcario concedido por Ley justamente al Segundo Solicitante en autos, es que a juicio de esta árbitro es el Segundo Solicitante quien ha demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en virtud de sus antecedentes societarios previos en el giro de construcción e inmobiliario bajo la razón social Santa Cruz, con sus marcas comerciales registrada que le otorgan el uso exclusivo para dichos servicios, los dominios similares de los cuales es titular y el uso demostrado en autos, en virtud de lo cual,

SE RESUELVE:
Se asigna el dominio isantacruz.cl al Segundo Solicitante SOC CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.
Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña MAO, Rut: XXXXXX y doña CNL; RUT: XXXXXX, Ambas de mi mismo domicilio.
GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Árbitro Arbitrador
Testigos.
MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.